企業(yè)內(nèi)部商標(biāo)轉(zhuǎn)讓：提防使用意圖陷阱
更新時(shí)間：2020-12-01 15:27:52
在公司重組或公司IP資產(chǎn)的管理和重組過(guò)程中，公司內(nèi)部商標(biāo)的分配并不罕見(jiàn)。也許創(chuàng)建了一個(gè)特殊實(shí)體來(lái)持有公司的所有IP資產(chǎn)，或者具有多個(gè)分支機(jī)構(gòu)和子公司的公司組織可以選擇將其商標(biāo)合并到最終的母公司或其他實(shí)體中。一個(gè)或多個(gè)商標(biāo)可以從一個(gè)公司實(shí)體轉(zhuǎn)移到另一公司實(shí)體的可能性有很多。沒(méi)關(guān)系吧？好吧，不是那么快。
商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)?最近做出的一項(xiàng)先例決定清楚地提醒人們，這種所有權(quán)轉(zhuǎn)移并不總是那么簡(jiǎn)單，公司在執(zhí)行這些轉(zhuǎn)讓之前需要仔細(xì)考慮整個(gè)過(guò)程。尤其是，在基于使用該商標(biāo)的意圖而提交的美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)申請(qǐng)中，有一些特殊的轉(zhuǎn)讓規(guī)則。未能遵守這些規(guī)則可能會(huì)導(dǎo)致您以后取消您的聯(lián)邦注冊(cè)，例如在Central Garden＆Pet Company訴Doskocil Manufacturing Company，Inc.，反對(duì)號(hào)為91188816（TTAB 2013年8月16日，Central Garden＆Pet Company）。
根據(jù)美國(guó)法律，一個(gè)人被允許提交商標(biāo)在美國(guó)的專利申請(qǐng)和商標(biāo)僅僅是一個(gè)真正的意圖使用的主題的基礎(chǔ)上，局商標(biāo)在商業(yè)。換句話說(shuō)，您有合理的計(jì)劃開(kāi)始使用該商標(biāo)，但還沒(méi)有使用它。使用意圖的應(yīng)用程序有很大的好處，因?yàn)樗试S您從提交應(yīng)用程序之日起就優(yōu)先于其他應(yīng)用程序主張優(yōu)先權(quán)。這樣，您可以保護(hù)自己免受其他可能真誠(chéng)地使用相同或令人困惑的商標(biāo)的他人的侵害在準(zhǔn)備開(kāi)始使用商標(biāo)之前。即使他們可能打敗您，但如果您的申請(qǐng)日期早于其優(yōu)先日期，您仍可以使他們停止使用容易混淆的相似商標(biāo)。對(duì)于商標(biāo)所有者來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很好的工具。
但是有一點(diǎn)不足之處，與現(xiàn)有的商標(biāo)注冊(cè)和基于商標(biāo)已經(jīng)在使用的基礎(chǔ)上提交的申請(qǐng)不同，意圖使用商標(biāo)申請(qǐng)的原始申請(qǐng)人只能在兩種情況下分配其在該申請(qǐng)中的權(quán)利：（ 1）如果已經(jīng)提交了商標(biāo)的使用說(shuō)明（或?qū)κ褂脵?quán)的修正案），或（2）如果尚未提交使用說(shuō)明，則它正在出售其全部業(yè)務(wù)，或者至少出售該業(yè)務(wù)主題商標(biāo)所屬的業(yè)務(wù)部分。在企業(yè)內(nèi)部IP傳輸?shù)那闆r下，這可能是一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)橥ǔ?，傳輸僅涉及IP資產(chǎn)，而不涉及整個(gè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。 ?
在中央花園案中，中央花園的一家間接子公司提交了ZILLA商標(biāo)意向使用申請(qǐng)，該商標(biāo)可用于水族館，飼養(yǎng)場(chǎng)和相關(guān)設(shè)備。在提交任何使用聲明或聲稱使用ZILLA商標(biāo)的修改之前，子公司將商標(biāo)申請(qǐng)按其連鎖方式分配給其最終母公司中央花園。此后，美國(guó)專商局向中央花園發(fā)布了ZILLA商標(biāo)的注冊(cè)。
ZILLA申請(qǐng)?zhí)峤患s4個(gè)月后，Doskocil提交了將DOGZILLA商標(biāo)注冊(cè)為狗玩具的申請(qǐng)，并最終獲得了注冊(cè)。中央花園提出了撤銷該注冊(cè)的請(qǐng)?jiān)笗?shū)。根據(jù)申請(qǐng)日期，在正常情況下，ZILLA商標(biāo)會(huì)優(yōu)先考慮使用，如果商標(biāo)可能引起混淆，則以Central Garden為準(zhǔn)。但是，Doskocil提出反訴，以取消中央花園在ZILLA的注冊(cè)為由，其子公司的轉(zhuǎn)讓不當(dāng)，導(dǎo)致注冊(cè)無(wú)效。該商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)與Doskocil達(dá)成協(xié)議，并下令取消中央花園的注冊(cè)，因此拒絕了中央花園提出的取消DOGZILLA商標(biāo)的請(qǐng)求。出于意見(jiàn)中所述的其他原因，董事會(huì)未達(dá)到兩個(gè)商標(biāo)是否可能引起混淆的問(wèn)題。
從業(yè)務(wù)人員的角度來(lái)看，有時(shí)可能會(huì)傾向于將整個(gè)公司組織結(jié)構(gòu)視為一個(gè)擁有IP所有權(quán)的實(shí)體，并且資產(chǎn)似乎是由一個(gè)公司附屬公司持有，而不是由另一個(gè)公司附屬公司持有。有所不同。但是確實(shí)如此。公司形式必須得到尊重。在執(zhí)行任何公司內(nèi)部商標(biāo)轉(zhuǎn)讓之前，重要的是要準(zhǔn)確了解要轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)，并確保您遵守管理這些轉(zhuǎn)讓的所有規(guī)則。否則，您可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己無(wú)意間失去了寶貴的商標(biāo)資產(chǎn)。
