“芒果”案的苦澀與甜蜜：OEM使用商標(biāo)和不使用取消
更新時(shí)間：2020-12-01 15:40:04
“芒果”案的苦澀與甜蜜：
OEM對(duì)商標(biāo)的使用和不使用的取消
許多外國(guó)公司在中國(guó)都有注冊(cè)商標(biāo)，但實(shí)際上并未在中國(guó)銷(xiāo)售帶有商標(biāo)的產(chǎn)品。通常，這些公司使用原始設(shè)備制造商（OEM）生產(chǎn)所需的產(chǎn)品并在其上粘貼自己的商標(biāo)。在中國(guó)的信念是，在OEM中使用商標(biāo)可以保護(hù)該商標(biāo)免遭未使用的取消。
但是，最近北京高等法院的Sonneti案否定了這一信念，因?yàn)樗枚ㄔ谏唐啡砍隹诘搅硪粋€(gè)國(guó)家的情況下，OEM商標(biāo)的使用不能在中國(guó)防止未使用的取消。
在這種情況下發(fā)生了什么？
在Sonneti案中，“ MANGO”（注冊(cè)號(hào)634764）商標(biāo)自1992年以來(lái)由大亞國(guó)際有限公司（大亞）在中國(guó)擁有，屬于第25類(lèi)（服裝），并在2010年轉(zhuǎn)讓給Sonneti International SA（Sonnetti）。 2004年。在轉(zhuǎn)讓之前，Sonneti是Daya的商標(biāo)被許可人。聯(lián)合藝術(shù)家BV（服裝公司Mango的所有者）于2003年向中國(guó)商標(biāo)局（CTMO）申請(qǐng)取消不使用的取消，因?yàn)镈aya和Sonneti僅將OEM商標(biāo)用于所有商品出口到巴拿馬的OEM。聯(lián)合藝術(shù)家BV沒(méi)有在中國(guó)注冊(cè)的Mango商標(biāo)，但使用了該商標(biāo)自1984年以來(lái)在其他國(guó)家/地區(qū)的服裝產(chǎn)品上注冊(cè)商標(biāo)，因此有意使商標(biāo)無(wú)效并為其在中國(guó)的商業(yè)目的注冊(cè)商標(biāo)。
Sonetti認(rèn)為，使用產(chǎn)品上帶有商標(biāo)的OEM出口到巴拿馬時(shí)，將構(gòu)成在中國(guó)的商標(biāo)使用。在取消程序和審判期間，Sonetti提交了證據(jù)證明其或其被許可方已授權(quán)其他方生產(chǎn)“ MANGO”品牌的服裝，并且所有這些商品已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出口到巴拿馬。
經(jīng)過(guò)兩輪審判和總共七個(gè)不同的程序（CTMO，TRAB，北京中級(jí)人民法院和北京高等法院），Mango商標(biāo)因不使用而被撤銷(xiāo)。痛苦的是，OEM使用不符合維護(hù)商標(biāo)有效性的資格。令人高興的是，通過(guò)這一決定，擅自占地者被擊敗，MANGO商標(biāo)的新所有者可以在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
北京高等法院的推理
北京高院認(rèn)為，根據(jù)中國(guó)商標(biāo)法規(guī)定，使用的商標(biāo)必須是區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源的商業(yè)流通領(lǐng)域。這是因?yàn)樘峤坏淖C據(jù)可以證明存在委托加工行為。但是，這導(dǎo)致商標(biāo)許可人與被許可人之間的商品交易行為或委托方與受托方之間生產(chǎn)帶有許可商標(biāo)的商品的商品交易行為不符合該商標(biāo)下的使用條件。這些行為的法律發(fā)生在將所有商品出口到外國(guó)的特定市場(chǎng)參與者之間，而不是基于對(duì)中國(guó)大陸商標(biāo)來(lái)源的識(shí)別而發(fā)生的。
中國(guó)OEM商標(biāo)使用的法律狀況
中國(guó)OEM出現(xiàn)的兩個(gè)最大問(wèn)題是：
1.沒(méi)有中國(guó)商標(biāo)但有另一個(gè)國(guó)家商標(biāo)的公司是否可以在中國(guó)產(chǎn)品上貼上帶有商標(biāo)的OEM以便出口到該外國(guó)？
2.擁有中國(guó)商標(biāo)但僅在具有貼牌商標(biāo)的中國(guó)OEM的意義上使用該商標(biāo)并出口到國(guó)外的公司是否可以主張?jiān)谥袊?guó)使用商標(biāo)以防止不使用而被取消？
中國(guó)最高人民法院最近在東風(fēng)裁定（2018年）中處理了第一個(gè)問(wèn)題。最高人民法院在該決定中指出，如果公司向擁有該合法商標(biāo)的國(guó)家/地區(qū)出口帶有加蓋商標(biāo)的OEM產(chǎn)品，并且OEM已完成了最低限度的合理性規(guī)定，則不得使用商標(biāo)，也不得侵權(quán)。審查貼在OEM產(chǎn)品上的商標(biāo)狀態(tài)時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎行事。
第二個(gè)問(wèn)題由Sonneti案處理，北京高等法院指出，在商品全部出口到另一個(gè)國(guó)家的情況下，OEM商標(biāo)的使用并不能為中國(guó)的非使用取消提供保護(hù)。
必須意識(shí)到，該判決不是由最高人民法院作出的，而是由地方法院作出的。因此，其他法院對(duì)于OEM使用的非使用取消可能會(huì)有不同的解釋。然而，走在大局觀(guān)，隨著近期SPC判斷結(jié)合起來(lái)，看來(lái)，如果一家公司使用OEM產(chǎn)品貼有商標(biāo)完全用于出口到了國(guó)外，這并不構(gòu)成使用的商標(biāo)符合商標(biāo)法法在中國(guó)大陸。
公司應(yīng)如何修改其戰(zhàn)略？
公司警告在中國(guó)從事貼有OEM商標(biāo)的OEM產(chǎn)品的公司。僅使用貼有商標(biāo)的OEM產(chǎn)品進(jìn)行出口，就無(wú)法證明在中國(guó)的商標(biāo)使用。由于這將為其他公司提起不使用該商標(biāo)的取消服務(wù)打開(kāi)大門(mén)，因此，建議公司在中國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售和銷(xiāo)售一些帶有附加商標(biāo)的OEM產(chǎn)品?；蛘?，公司可以擁有備用商標(biāo)準(zhǔn)備注冊(cè)，以防公司希望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以提出不使用的取消申請(qǐng)。再說(shuō)一次，北京高等法院的判決可能沒(méi)有指導(dǎo)意義，但最好是現(xiàn)在改變您公司的策略，然后對(duì)不起并在中國(guó)失去您的商標(biāo)。
