2020年4月21日，北京市高級(jí)人民法院發(fā)布了《關(guān)于確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛的損害賠償和法定損害賠償?shù)闹改稀罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱“?指南?”）。它提供了有關(guān)賠償計(jì)算方法，懲罰性賠償，收回律師費(fèi)，關(guān)于被告未能提供證據(jù)的證據(jù)規(guī)則以及法定損害的詳細(xì)指南。雖然《準(zhǔn)則》在北京所有法院之間具有約束力，但它反映了全國(guó)許多現(xiàn)有做法，實(shí)際上是所有人民法院的第二權(quán)力機(jī)構(gòu)。本說(shuō)明概述了與商標(biāo)相關(guān)的規(guī)定，以及本指南中的假冒規(guī)定?接下來(lái)是我們的評(píng)論和建議。

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賠償金計(jì)算方法

該準(zhǔn)則重申了《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2019年）（“商標(biāo)法”）第63.1條，即原告可以根據(jù)原告的損失，被告的非法利潤(rùn)和/或合理的許可費(fèi)用要求賠償損失（第1.2條）。原告可以選擇上述任何一種方法來(lái)計(jì)算由一次侵權(quán)引起的損害，或者針對(duì)不同的指稱侵權(quán)采用不同的方法（第1.4條）。索償金額可以是確切數(shù)字或范圍（第1.3條）。至于非法利潤(rùn)，該數(shù)額通常是根據(jù)其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算的，但是根據(jù)被告是專業(yè)侵權(quán)人時(shí)的銷售利潤(rùn)計(jì)算的（第1.7條）。

如果無(wú)法計(jì)算上述三者，則適用法定賠償（第1.10條）。該準(zhǔn)則還將法定損害賠償與長(zhǎng)期以來(lái)的類似做法區(qū)分開(kāi)來(lái)，即“酌情損害賠償”（由北京高級(jí)人民法院本身發(fā)明的一種概念），適用于案卷證據(jù)顯示原告的損失或被告的非法利潤(rùn)高于法定賠償?shù)淖罡呓痤~（第1.8條）。

這些條款規(guī)定了適用于每種計(jì)算方法的情況，并總結(jié)了當(dāng)前的做法，并且將在原告組織其損害賠償要求時(shí)提高其可預(yù)測(cè)性。

懲罰性賠償

根據(jù)現(xiàn)行法律，對(duì)商標(biāo)侵權(quán)案件（以及盜用商業(yè)秘密）可給予懲罰性賠償?！渡虡?biāo)法》第63條規(guī)定，如果被告出于惡意和嚴(yán)重侵權(quán)行為，可以判給懲罰性賠償令，賠償額為賠償額的1至5倍。懲罰性賠償是酌情決定的。該準(zhǔn)則指定因素在確定“惡意”（第1.15）和“嚴(yán)重”（第1.16）和公式來(lái)考慮計(jì)算懲罰性賠償（第1.18-19），這將是對(duì)原告的更明確的指導(dǎo)提出賠償要求。

如果確定以下九個(gè)因素之一，法院可能會(huì)認(rèn)定被告是惡意的：1）在作出有效判決后，被告或其法定代表人/控股股東屢次侵權(quán)；2）收到警告信或行政決定后繼續(xù)侵權(quán)；3）商標(biāo)假冒產(chǎn)品?4）釋放商譽(yù)或注冊(cè)原告的馳名商標(biāo)；5）在相同或相似的商品上使用原告的馳名商標(biāo)；6）與原告的先前關(guān)系（例如，雇用，代理，經(jīng)銷等）或建立被告對(duì)所主張的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)際了解的先前通信；7）被告隱瞞侵權(quán)，偽造或銷毀侵權(quán)證據(jù)的；8）被告拒絕遵守初步禁令；9）其他相關(guān)因素（第1.15條）。

如果原告可以證明以下任何一種情況，法院可能會(huì)認(rèn)為侵權(quán)是嚴(yán)重的：1）被告是“專業(yè)”侵權(quán)人；2）侵權(quán)行為存在很長(zhǎng)時(shí)間；3）侵權(quán)行為擴(kuò)展到廣泛的領(lǐng)域；4）非法利潤(rùn)是巨大的；5）可能危害人身安全，環(huán)境或公共利益的并發(fā)侵權(quán)行為； 6）其他相關(guān)情況（第1.16條）。

計(jì)算懲罰性賠償?shù)囊罁?jù)是原告的損失，被告的非法利潤(rùn)或合理的許可費(fèi)，不包括原告的執(zhí)行費(fèi)用（第1.18條）。法院有權(quán)在法定范圍內(nèi)確定倍數(shù)（第1.19條）。

此外，原告必須在法院對(duì)初審程序的辯論結(jié)束之前提出懲罰性賠償?shù)囊螅ǖ?.14條）。被告要求從懲罰性賠償金中扣除被告已經(jīng)支付的行政罰款或刑事罰款的要求通常是不可接受的（第1.20條）。

追回律師費(fèi)

如果案件涉及復(fù)雜的問(wèn)題或繁重的工作量或需要高度的專業(yè)技能，法院可以支持原告提出的按小時(shí)收取的律師費(fèi)索賠。法院也可以支持由協(xié)議支持并且已經(jīng)在審判中產(chǎn)生的未付律師費(fèi)的索賠（第1.23條）。法院將考慮執(zhí)行費(fèi)用的合理性和必要性，并檢查諸如協(xié)議，發(fā)票和相關(guān)付款記錄之類的證據(jù)（第1.22條）。

中國(guó)法院以給予律師費(fèi)恢復(fù)的保守態(tài)度而臭名昭著，被品牌所有者批評(píng)為“高成本，低回報(bào)”。北京法院已嘗試解決個(gè)別案件中的這一問(wèn)題，如果提交了所有相關(guān)記錄，則將全額收回律師費(fèi)。該準(zhǔn)則將這些做法正式化為官方準(zhǔn)則，從而成為北京法院確定應(yīng)追回的律師費(fèi)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于品牌所有者來(lái)說(shuō)，這確實(shí)是一種改進(jìn)，可以收回其執(zhí)法成本。

與被告的非法利潤(rùn)有關(guān)的證據(jù)規(guī)則

該指南反映了商標(biāo)第63.2條中的證據(jù)規(guī)則法律-如果原告出示了初步證據(jù)，法院可以命令被告出示與侵權(quán)相關(guān)的賬簿或財(cái)務(wù)記錄，如果被告沒(méi)有正當(dāng)理由出示證據(jù)，則法院可以基于原告的證據(jù)裁定賠償金-和正式確定該規(guī)則適用于與知識(shí)產(chǎn)權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)的所有類型的爭(zhēng)議（第1.26和1.27條）?！稖?zhǔn)則》還指出，如果被告拒絕提供證據(jù)或提供偽造證據(jù)，則被告為推翻判決而提交的此類證據(jù)是不可接受的（第1.28條）。該指南還允許法院在證據(jù)包含商業(yè)秘密的情況下要求訴訟人和律師簽署不披露承諾書（第1.30條）。

商標(biāo)侵權(quán)案件中的法定損害賠償

除了法院廣泛使用的因素外，所主張商標(biāo)的獨(dú)特性和名望，每一方產(chǎn)品的價(jià)格和利潤(rùn)，被告的商業(yè)模式和惡意，侵權(quán)的具體情況等（第7.1條） ），《準(zhǔn)則》還正式確定了在給予法定損害賠償時(shí)通?？紤]使用的某些類型的證據(jù)– 1）被告要求的銷售金額和利潤(rùn)；2）第三方平臺(tái)上顯示的銷售數(shù)字；3）中立機(jī)構(gòu)發(fā)布的研究報(bào)告中的數(shù)據(jù)；4）可比的銷售數(shù)字（例如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）；5）行業(yè)平均價(jià)格；6）其他相關(guān)證據(jù)（第7.2條）。對(duì)制造商的法定損害賠償額不得低于20萬(wàn)元人民幣（第7.3條）。對(duì)于賣家，價(jià)格從2,000元到30,000元不等，

該準(zhǔn)則還規(guī)定了所主張的商標(biāo)享有很高的聲譽(yù)和/或侵權(quán)人不誠(chéng)實(shí)時(shí)的法定賠償范圍。具體來(lái)說(shuō)，如果所主張的商標(biāo)享有較高的聲譽(yù)，法院可以判給損害賠償金額為標(biāo)準(zhǔn)金額的1-5倍（即對(duì)制造商不少于人民幣200,000元）；如果涉及馳名商標(biāo)，它將是標(biāo)準(zhǔn)金額的5到10倍（第7.8條）。如果侵權(quán)行為已經(jīng)存在很長(zhǎng)時(shí)間，范圍更廣或非法利潤(rùn)很高，法院還可以酌情決定給予標(biāo)準(zhǔn)損害賠償金的1-5倍（第7.9條）。

不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件的法定賠償

該準(zhǔn)則列出了法院在計(jì)算法定損害賠償額時(shí)可能考慮的以下因素：1）不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為對(duì)原告的損失造成的影響；2）投資收益，交易機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶，市場(chǎng)份額的損失以及原告聲譽(yù)受損；3）被告通過(guò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)可能獲得的非法利潤(rùn)或其他利益；4）行業(yè)和商業(yè)模式；5）其他相關(guān)因素（第8.2條）。通常，假冒案件的法定損害賠償額不得低于人民幣100,000元（第8.3條）。

推薦建議

如開(kāi)頭所提到的，該指南僅對(duì)北京的三級(jí)法院具有約束力，但它正式或闡明了該國(guó)各法院之間的現(xiàn)行做法，可作為構(gòu)建您的損害賠償要求和組織證據(jù)的參考。換句話說(shuō)，盡管法院可能有不同的做法，但《指南》至少涵蓋了法院在計(jì)算損害賠償時(shí)最有可能考慮的因素和因素。我們的建議如下：

匯集最有力的證據(jù)，如果其中任何一個(gè)都不能直接和獨(dú)立地支持索賠，則可以顯示損失，非法利潤(rùn)和許可費(fèi)用，以支持“酌處賠償”。根據(jù)原告商標(biāo)的損失確定可靠的損害賠償要求仍然很困難或冒充案件，因?yàn)榭偸呛茈y證明損失與侵權(quán)之間的關(guān)系。許可費(fèi)也很少使用。顯示非法利潤(rùn)要容易一些，但是在大多數(shù)情況下，即使具有法院的調(diào)查命令，證據(jù)保全或其他措施，原告也無(wú)法輕易獲得被告的財(cái)務(wù)記錄。盡管通常很難獲得這種直接證據(jù)，但是法院會(huì)認(rèn)真考慮被告在公共可訪問(wèn)平臺(tái)中要求的間接證據(jù)或信息。因此，無(wú)論是直接還是間接，總是建議收集任何證據(jù)支持這三種計(jì)算方法，使其符合《指南》中的因素和規(guī)則，無(wú)論是直接還是間接，并選擇“酌處性損害賠償”（不同地區(qū)的法院名稱可能不同，（例如，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院的“綜合賠償原則”），如果您的證據(jù)可以支持高于法定賠償限額的金額。在沒(méi)有直接證據(jù)的情況下，法定賠償不再是您的唯一選擇，建議您首先考慮酌處賠償，因?yàn)榉ǘㄙr償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)金額相對(duì)較低。

如果任何初步證據(jù)顯示“惡意”和“嚴(yán)重情況”，則要求懲罰性賠償。懲罰性賠償是2014年《商標(biāo)法》修正案中引入的，但在過(guò)去的6年中很少授予。在被告親密原告，假冒原告商標(biāo)并在作出行政處罰決定后繼續(xù)侵權(quán)的情況下，給予懲罰性賠償1。此類命令也適用于被告人非常過(guò)分的案件2。法院尚未有適用于賠償和計(jì)算賠償?shù)慕y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并且《指南》對(duì)于原告出示證據(jù)以顯示這兩個(gè)關(guān)鍵要素是有用的指導(dǎo)。法院不太可能將法定損害賠償與懲罰性損害賠償一并授予，因?yàn)椤稖?zhǔn)則》并未將其作為計(jì)算懲罰性損害賠償?shù)幕A(chǔ)，而且一些評(píng)論文章認(rèn)為，懲罰性損害賠償不能與一項(xiàng)請(qǐng)求中的法定損害賠償并存。和舉證責(zé)任完全不同。

與您的律師保持完整記錄，以表明他們確實(shí)為案件服務(wù)，并且您為服務(wù)付費(fèi)。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院于2016年裁定的專利侵權(quán)案件中，首先引入了第1.23條中的三個(gè)要素-復(fù)雜性，工作量和專業(yè)知識(shí)4，支持原告基于小時(shí)基準(zhǔn)索取的人民幣100萬(wàn)元的律師費(fèi)索賠。為了說(shuō)服法官下達(dá)這樣的命令，完整的服務(wù)記錄至關(guān)重要–法律服務(wù)合同或聘書應(yīng)顯示該特定案件的代表，律師簽發(fā)的發(fā)票，最重要的是，付款記錄應(yīng)顯示對(duì)法律服務(wù)的實(shí)際付款。如果您的律師按小時(shí)向您收費(fèi)，一份包含所有時(shí)間條目的翻譯后的工作說(shuō)明將非常有助于協(xié)助法官評(píng)估第1.23條中的三個(gè)要素。

用合理的解釋和證據(jù)支持您的法定損害賠償要求。當(dāng)原告尋求法定損害賠償時(shí)，提供證據(jù)以證明法院考慮的因素（主張的權(quán)利，侵權(quán)，被告的過(guò)失，后果和因果關(guān)系）始終很重要。該指南指定了全國(guó)法院廣泛使用的因素，還提供了乘數(shù)的指南-“成名程度”和“惡意”。